企业IPO上市意味着发行人可以获得更广泛的融资渠道,促进企业更快地发展。但是,企业的上市申报阶段也是各种知识产权风险的高发期,特别是对于科技型企业而言,知识产权作为企业的核心资产,企业在IPO上市过程中常因各类知识产权问题延迟企业上市进程,甚至部分企业因知识产权问题而终止上市,对企业的商业布局、上市规划造成严重影响。
一、拟上市公司科技创新能力排查
1、科创属性排查
上市过程中有关科创属性的问询案例:
案例2:广东XX电子股份有限公司在科创板IPO第二轮问询中,上市委要求发行人按照实质重于形式原则对发行人核心技术是否具备先进性、是否符合科创板定位进行说明,而非单纯以指标判断科创属性。
2、技术先进性与研发能力排查
技术先进性是构成企业竞争优势的重要条件,而企业的研发能力则是保证发行人技术先进性的重要保障。特别是科创板,更加强调企业的技术先进性和研发能力持续性。
核心技术是否具有先进性、独立性,是拟IPO企业上市过程中的红线问题,应当引起充分地重视。在IPO报告期内,如果发行人与高校存在较多联合申请的专利,上市委不仅会质疑企业与高校之间是否存在知识产权权属的问题,同时还会进一步质疑企业是否具备独立且持续的研发能力。
上市过程中有关技术先进性与研发能力的问询案例:
3、核心知识产权的稳定性
上市过程中有关核心知识产权稳定性的问询案例:
案例1:浙江XX医疗器械股份有限公司在问询过程中,被上市委问及核心技术是否主要依赖前述专利保护,如丧失专利权对发行人的经营是否将造成重大不利影响;发明专利是否形成主营业务收入,若前述专利被宣告无效是否会导致不符合“形成主营业务收入的发明专利5项以上”的规定。
案例2:浙江XX科技股份有限公司在第二轮问询中,上市委请发行人说明,发行人生产过程中的核心生产环节,发明专利、核心技术在生产环节的具体体现;结合前述情况,分析生产设备与和核心技术之间的关系;形成主营业务收入的5项发明专利与发行人核心技术对应知识产权之间不一致的原因;结合受让取得专利情况,说明认定发行人核心技术先进性的依据是否充分、是否具有稳定性、发行人是否具备持续创新能力。
1、知识产权权属风险
科技型企业往往会因合作开发、委托开发约定不明导致研发成果的知识产权权属不清,或是因研发人员的流动造成职务发明权属纠纷。以科创板为例,截至2021年9月,在500余家科创板IPO企业中,有452家企业被问询知识产权权属及完整性问题。
针对合作/委托开发引起知识产权权属纠纷的预防,建议企业在进行委托开发或合作开发时,签订书面合同,约定知识产权权属、许可、利益分配以及后续改进的权属和使用等。
上市过程中有关知识产权权属风险的问询案例:
3、核心技术人员信息披露
上市过程中有关核心技术人员信息披露的问询案例:
案例2:XX微电子股份有限公司在上市过程中,由于发行人多名董事、高级管理人员、核心技术人员曾任职于美国朗讯、中芯国际、视翔科技、长城光电等科技公司;且招股说明书未披露董监高和核心技术人员的专业背景、职称及核心技术人员的认定依据,未披露董监高和核心技术人员的对外投资情况。上市委请发行人对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》和《审核问答》第6条的要求,补充披露:董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的专业背景、职称;核心技术人员的认定依据。
三、知识产权侵权风险排查
1、主营产品的专利侵权风险排查
若企业主营产品遭遇大规模的专利侵权诉讼,发行人将面临停止使用核心技术、承担巨额损害赔偿等风险,企业的上市进程也会因此被延缓甚至终止。针对主营产品的专利侵权风险,企业可以采取如下的应对策略:1)通过专利风险预警与FTO尽职调查对风险专利进行排查,同时对具有侵权风险的专利进行规避处理,从而规避相应的侵权风险;2)针对具有潜在侵权风险的专利做好应对预案,例如,对相应的风险专利进行专利无效或者做好专利无效的储备工作。
上市过程中有关主营产品的专利侵权风险的问询案例:
案例2:上海XX科技股份有限公司在上市过程中收到中华人民共和国上海知识产权法院应诉通知书,起诉方请求上海知识产权法院判令发行人立刻停止一切侵害原告工业公司发明专利的行为,立即销毁所有库存的侵权产品、样品,并承担经济损失暂计人民币2,656.82万元及为制止侵权行为所支出的合理费用暂计人民币80万元。最终上海XX科技股份有限公司以主动申请撤回科创板申请文件告终。
2、商业秘密纠纷排查
针对企业商业秘密纠纷风险,企业应当从实际执行层面建立知识产权管理部门(最好与法务部门平行),并且在知识产权管理部门内部设立专门的商业秘密管理部门或人员,负责制定并实施商业秘密管理制度。同时,针对不同类型的商业秘密,应当采取妥善的归档管理方式,建立系统、完备、全方位的保密体系。此外,还要进行反复地保密宣传,以此来培养员工的保密合规意识。
上市过程中有关商业秘密纠纷的问询案例:
案例1:XX数控刀具股份有限公司在报告期内涉及未结刑事案件,即四川省双流县人民检察院指控XX数控刀具有限公司、王某、贾某等侵犯商业秘密罪,英格有限为被害单位,王某、贾某等曾为发行人总经理及技术部长,离职后从事与公司竞争的业务。上市委请发行人说明:结合报告期内发行人涉及诉讼情况,充分论证说明发行人发明专利较少的原因,非专利技术的保密措施,是否存在技术泄密及被侵权的风险,保密协议或竟业限制协议执行情况;报告期内是否存在其他涉及主要产品、核心商标、专利、技术等诉讼,发行人是否涉及其他侵犯商业秘密、侵犯知识产权的诉讼。并要求充分披露技术泄密风险、技术人才流失风险。
3、商标保护及商标侵权风险排查
针对商标侵权风险建议从以下几个方面做好防范:1)上市前梳理企业持有的国内外商标及自由品牌的情况,监控商标的使用期限,及时进行续展;2)核查在主营产品或服务上是否具有完整的、独占的商标专用权;3)对被许可商标,定期监控原始权属的变化,核查企业是否可以长期稳定的使用,以及是否存在过度依赖的情况。
上市过程中有关商标侵权风险的问询案例:
案例1:XX科技股份有限公司在IPO上会前夕突然收到竞争对手商标侵权起诉状,2022年9月24日,诉讼请求法院判令公司、科美科技立即停止侵害“科美诊断”“科美医疗”系列注册商标专用权的行为,以及停止侵害原告字号等不正当竞争行为;判令科美科技立即停止使用“科美(秦皇岛)科技开发有限公司”企业名称,并变更为不含“科美”的企业名称;……判令上述五个被告连带赔偿科美诊断经济损失及其为制止侵权行为所支付的合理费用共计人民币3,500万元。
4、字体、图片著作权侵权风险排查
对于拟上市企业来说,著作权相较于专利、商业秘密等知识产权对企业的主营业务和持续经营能力的影响较小,因此常常容易被忽略,但著作权纠纷有时也可能对上市进程产生影响。
上市过程中有关字体、图片著作权侵权风险的问询案例:
5、软件著作权侵权风险排查
办公软件侵权现象在公司经营中相当普遍,尤其是对于软件下载管理不严格的企业,公司内部员工会自行通过非官方渠道下载盗版软件,在侵权行为发生时,企业往往还处于浑然不知的状态,导致最后支付高额的赔偿费用。南京栖霞区某企业在上市过程中梳理知识产权风险时,发现其办公软件、设计部门所采用的CAD软件都涉嫌使用盗版软件引起的软件著作权侵权。
企业应当对内部办公软件的使用情况进行定期检查,并不断加强对企业员工使用正版软件的宣传教育。此外,企业还应当将知识产权保护有关的法律法规纳入员工培训课程范围之内,针对软件有关的法律知识进行普及、教育,提高员工的知识产权保护法律意识。
上市过程中有关软件著作权侵权风险的问询案例:
案例1:广州XX软件股份有限公司2DCAD版研发团队研发出ZWCAD+产品,并就此申请了2012SR034271、2013SR029824等9个计算机软件著作权。在研发过程中,由于公司管理疏忽,个别员工将不正当获得的欧特克部分代码以开源代码的名义经过调整嵌入到ZWCAD+的部分核心模块,如数学库模块,导致部分案例计算逻辑乃至错误都与AutoCAD的运行表现相似。该事项被欧特克公司认定为侵权并对中望软件提起诉讼,最终该中望软件向欧特克公司支付175万美元。
案例2:上海某公司IPO招股说明书披露,上海市文化市场行政执法总队出具《行政处罚事先告知书》,认定上海公司未经软件著作权人奥腾有限公司许可,复制、安装、使用AltiumDesigner软件的行为构成侵权,责令上海公司停止侵权行为并罚款13,200元。上市委请发行人披露知识产权侵权行为的具体情况、整改措施,除前述侵权行为外,报告期内是否存在其他侵犯第三方知识产权的行为。
6、软件源代码侵权风险排查
开源软件是指源代码开放、允许用户按照许可证条款对源代码进行修改并可自由重复发行的一类软件。企业在上市过程中,通常会因为企业商业软件“越界”使用了开源软件,从而违反部分开源协议导致侵权。南京是软件名城,我们在南京市区域内调研发现,企业软件源代码侵权的现象较为普遍,且不少企业对此没有引起足够重视。
上市过程中有关软件源代码侵权风险的问询案例:
四、知识产权布局与合规管理
1、核心技术的知识产权布局与保护
企业的知识产权布局情况能够反映企业的创新能力、技术储备以及市场竞争力。知识产权的类型、数量、取得方式反映了知识产权对主营业务及产品的支撑和知识产权布局的完整性等情况。
针对核心技术和核心产品应当注重全面的知识产权布局,不仅要注重专利申请的质量,还要注重专利的申请规划,应当综合考虑目标市场进行专利地域布局,同时还要结合特定的产业,采用相应的专利申请策略,平衡专利申请与商业秘密保护,进而形成知识产权壁垒,从而为企业的生产经营提供支撑。此外,针对企业中非技术类的知识产权,也应当积极寻求著作权、商标权的合理布局,以形成对自身知识产权的全面保护。
上市过程中有关核心技术的知识产权布局与保护的问询案例:
案例1:浙江XX能源技术股份有限公司招股说明书披露,本公司所拥有的核心技术及研发成果,部分未申请专利、著作权的专有技术,通过公司的知识产权保密机制进行保护。上市委请发行人说明未申请专利、著作权的专有技术是否已有类似专利,部分专有技术未申请专利、著作权的原因,是否符合行业通行做法,发行人技术成果尤其是电路拓扑结构是否存在被逆向工程的风险。
案例2:XX设备(上海)股份有限公司招股说明书披露,公司拥有发明专利10项(包含境外专利5项),其中6项发明专利为继受取得。上市委请发行人说明:公司自有发明专利较少的原因,与竞争对手的比较情况;是否具有相应的研发能力支撑公司业务发展;企业核心技术及产品是否被已有知识产权全面保护。
2、知识产权对主营业务的有效匹配和支撑
上市过程中有关知识产权对主营业务的有效匹配和支撑的问询案例:
3、知识产权管理体系规范化排查
在上市过程中,完善的知识产权管理体系有助于企业知识产权制度实施的标准化;有助于帮助企业实现对产品和技术的全面、立体、可持续地专利布局,最终实现企业产品和技术利益最大化,助力企业顺利上市。与此同时,上市过程中企业是否具有规范的知识产权管理体系也是上市委的问询重点。
上市过程中有关知识产权管理体系规范化的问询案例:
五、招股书中知识产权信息的合理准确披露与审核
1、知识产权信息的准确披露与审核
上市过程中有关知识产权信息的准确披露的问询案例:
案例2:XX网络股份有限公司招股说明书披露,发行人为客户提供各类大数据应用服务是基于其E2C平台展开,而该平台均依托发行人的核心技术,因此发行人的生产经营均是依靠核心技术开展,核心技术产品服务收入占主营业务收入的比例均为100%。但发行人未充分披露其核心技术如何具体应用在各项业务特别是数字媒体投放、电商及其他业务中,亦未能准确区分和披露自有数据、第三方数据及公开数据在大数据应用服务中的具体使用情况,发行人披露其“经营的各项服务(细分产品)均应用了大数据技术”依据不充分,依靠核心技术开展生产经营所产生收入的占比披露不准确,XX网络股份有限公司最后以终止上市告终。
2、企业知识产权与核心技术对应关系的准确披露
上市过程中有关企业知识产权与核心技术对应关系是否准确披露的问询案例:
案例1:湖南XX公司拥有操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术、操作系统版本构建技术、NAS安全存储技术和文件集中管控技术等12项核心技术。在招股说明书中披露的核心技术对应的知识产权只有专利和软件著作权,未披露有技术秘密。在回复一轮问询时也未说明核心技术中有非专利技术。上市审核机构在第二轮详细问询发行人核心技术是否有对应的非专利技术并要求补充披露非专利技术对应的研发人员等。
六、结束语
科技型企业的核心竞争力是科技创新,知识产权是保护企业核心技术的重要方式,也是科技型企业研发投入转化为竞争优势的重要保障;知识产权不仅是科技企业衡量科技创新含量的关键指标,也是保持市场竞争优势的核心手段,并且直接影响着企业价值与发展前景。
为了避免企业IPO上市过程中的知识产权问题可能引发的不利影响,企业IPO上市前应做好核心技术的专利布局、知识产权尽职调查等风险排查工作。在上市过程中,应当积极做好知识产权信息披露、问询答复、诉讼应对、风险预案等准备,避免企业在上市过程中因知识产权问题受阻。