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“本篇对无效宣告程序中专利权人的答复策略、时机选择等进行简单的介绍。”
作者：袁玥中国贸促会专利商标事务所
一、收到无效受理通知之后的初始应对策略
从专利权人的角度来说，无效行政程序的起点是收到国家知识产权局发来的《无效宣告请求受理通知书》，收到该通知书，证明无效请求人对涉案专利权提起的无效宣告已经通过了形式审查，被国家知识产权局正式受理，该通知书就是通知所有专利权人：要开始应对该无效请求了。该通知书会告知专利权人需要在收到通知书的一个月内提交意见陈述书。
在决定参与应对之后，应着手分析收到的无效请求。
1、核实无效请求人的情况
根据《审查指南》第四部分第三章第3.2节的规定，无效请求人不具备民事诉讼主体资格的，无效宣告请求不予受理。
国家知识产权局在向专利权人发送无效宣告请求受理通知书之前，已经对无效宣告请求进行了形式审查，一般来说不会出现无效请求人不具备民事诉讼主体资格的情形。但是，由于民事诉讼主体资格是可以随时发生变化的，因此作为专利权人，应该复核无效请求人的情况，尤其是在面对不熟知的无效请求人时（例如并非熟悉的竞争对手企业），要记得在整个无效程序的各个阶段不断复核这一点。《审查指南》第四部分第一章7.6节规定：“对于已经受理的复审或者无效宣告案件，经审查认定不符合受理条件的，……作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。”所以一旦发现无效请求人的主体资格丧失，应请求国家知识产权局直接驳回无效宣告请求。由于无效请求人的主体资格发生变化不太常见，所以这是容易被忽略的一个环节，但这样的情况却是在现实中真实存在过的：
【案例一——(2016)京行终2626号】该案中，无效请求人在提出请求时，尚在营业期限内，但是在提出无效请求的两个月之后被工商部门注销。但无效请求人的代理人未及时向案件的合议组告知这一情况，专利权人、复审委、甚至行政诉讼一审法院也均未查明该情况，致使复审委和一审法院严重违反法定程序，最终该无效决定被行政诉讼二审撤销。
2、核实无效理由
《专利法实施细则》第六十五条规定：“依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。
前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”
因此，专利权人在收到转送来的无效请求人的无效理由时，应核对所有无效理由是否均在上述规定的范围内。此外，如果无效请求中仅列明了证据，没有说明如何使用这些证据，例如仅给出了对比文件却没有给出结合方式，也不满足上述规定。这些均可酌情在意见陈述中指明。
此外，《专利法实施细则》第六十六条第二款规定：“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”（即，一事不再理）
在实践中，经常有针对一件涉案专利发起多轮无效请求的情况，作为专利权人，也应细心甄别，看收到的无效理由和证据是否在之前的无效程序中已经被审理并做出过决定，如有这样的情况，应在意见陈述中指明。
【案例二——第36722号无效宣告请求审查决定】该案中，无效请求人提出了涉案专利说明书对两个术语的说明不符合《专利法》第二十六条第三款、权利要求1中的两个术语不符合《专利法》第二十六条第四款的无效理由，无效决定认为，在先的无效审查决定中已对上述无效理由作出了详细的评述，依据“一事不再理原则”，决定不再对此进行审理。
但应注意的是，“一事不再理原则”中，“同样的理由”并不是指同样的法条：
【案例三——(2019)京73行初2899号】该案中，无效请求人在两次无效请求中都提出了权利要求1缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定的无效理由，但是两次主张缺少的必要技术特征不同。复审委适用一事不再理原则做出了无效决定，不再审理在后的同项无效理由。但是一审法院认为，这种情况不构成相同的理由，不属于一事不再理的情形，撤销了无效决定。
3、预测是否有后续补充的理由和证据
在这样的情况下，专利权人可以预测，一个月内无效请求人大概率会补充理由和证据，提供更多的对比文件，以及补充具体的新颖性和创造性无效理由。这种判断的依据是，在无效程序中，根据统计，要想无效掉一件专利，新颖性或创造性理由是必不可少的，如果无效请求人想无效掉一件专利，一般来说不会仅仅依靠形式问题。例如，根据公众号“知识产权家”发布的《2021年中国专利无效决定统计分析》，2021年，在1091件外观设计专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第23条第1款和/或第2款的为1010件，占92.6%；在1121件实用新型专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第22条第2款和/或第3款的为1096件，占97.8%；在341件发明专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第22条第2款和/或第3款的为306件，占89.7%。在这样的形势下，有经验并且目的明确的无效请求人一定会在后续阶段努力检索对比文件，并据此提出新颖性或创造性的无效理由。
二、制定合理有效的答复策略
专利权人在度过了刚收到《无效宣告请求受理通知书》之后的慌乱期，并按照第一节所述进行了简单的分析和预测之后，就要着手制定合理有效的答复策略了。
1、判断是否答复和答复程度
《专利法实施细则》第六十八条规定，“专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人，要求其在指定的期限内陈述意见。
专利权人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书；期满未答复的，不影响专利复审委员会审理。”
可见，无论对于无效请求人的初始无效请求，还是后来补充的无效理由，专利权人都会被给予听证机会，这一点是无需担心的。
如果专利权人目前收到的无效理由仅涉及形式问题，那么如前所述，很大的可能在随后的一个多月内还会收到来自国家知识产权局的第二次通知书，转送来自无效请求人的补充理由和证据。所以，专利权人是可以选择等待收到第二次通知书之后，一起答复两次通知书的，这也是实践中很常规的操作。这样的好处在于，可以整体分析无效请求人的所有证据和理由，更好地斟酌答复内容，选择哪些重点内容进行重点答复，哪些非重点答复甚至无需答复，也避免分两次答复时出现矛盾的说辞。或者，专利权人也可以选择在第一次答复期限内，仅提交简单答复，即在意见陈述中仅表明涉案专利权不存在无效请求中的那些形式问题云云，而不做具体解释。
专利权人有时候会担心，如果不提交答复意见或者答复意见不够具体充分，合议组会不会直接采纳了无效请求人的意见？这种情况是不会出现的，即使专利权人全程不参与无效程序，合议组也不会不经审理而直接采纳无效请求人的意见。何况，在口头审理时，专利权人还有充分陈述的机会。
但凡事有例外。在遇到以下情况时，应按期提交实质答复意见。
2、需要及时答复的情况
第一，如果经过专利权人及其代理人的专业判断，认为目前收到的无效理由中的形式问题确实有极大可能使得专利权被无效，那还是应该认真撰写具有说服力的答复意见，陈述专利权应被维持的理由，甚至提供反证。从前述统计数据来看，虽然综合来说有90%以上被无效的专利权都是依据的新颖性/创造性理由，但毕竟也存在少数因为形式问题缺陷被无效的专利权，因此不能掉以轻心。如果不答复，万一无效请求人的本意就是要依靠形式问题无效掉专利权，而不再提交补充理由和证据，则后续专利权人也不会再有机会提交意见，专利权人等于浪费了这次在口头审理前给合议组留下印象的听证机会。
第二，如果经过判断，必须要修改权利要求才能克服无效理由，那应该在期限内提交权利要求修改；此外，如果要提交除公知常识性证据之外的反证、或者提交译文异议，也应把握住第一次答复机会，避免万一请求人不提交补充理由和证据，没有第二次答复机会，则丧失了提交机会（但删除式修改、公知常识性证据、用于完善证据法定形式的证据可以在口头审理时提交）。
3、答复的具体时机
只要在通知书指定的期限内答复，都是可以的，并非越早越好，也不应一味地追求卡住期限最后提交。
4、是否需要二次答复
在口头审理之前，双方中每一方每一次在指定期限内提交的文件，案件合议组都会转送给对方。这就导致面临以下的问题：专利权人提交了答复之后，被转送给无效请求人，对方又针对专利权人的答复提交了答复，那么专利权人还要不要再次提交答复？
这个问题也是要分具体情况来考虑。如果无效请求人的答复没有新的有说服力的内容，专利权人从节省程序、对合议组友好的角度出发，完全可以不再答复，将这个循环程序终结在己方；但如果无效请求人的答复出现了新的有说服力的观点，专利权人可以考虑把握这次机会，进行二次答复，二次答复应追求简洁有效，之前答复过的内容不要再重复，只重点突出新观点即可。
5、口头审理结束之后是否需要提交意见
一般来说，口头审理即将结束时，大多数合议组都会告知双方当事人，口头审理结束之后不再接受新的书面意见。这种情况下，如果我们仍迫切想要提交意见，例如忽然意识到有未尽事宜，或出现新的情况（比如前述的发现无效请求人主体资格发生变化等情况）可能影响到案件结果，则可以积极和合议组沟通，看是否有提交意见的机会，并在提交的意见陈述书上注明“本意见仅供合议组参考”，这种情况下是不需要转送给对方的，不会导致循环听证的开始。
但也有的时候，口头审理中有遗留问题，合议组允许某一方或者双方继续提交意见。此时，如果确有必要，可提交简明扼要的意见陈述，无需重复之前提交过的观点。
三、结语
本篇对于无效宣告程序中专利权人的答复策略、时机选择等做了简单的总体介绍，在后续篇章中，会继续分门别类地对于各种无效理由的具体答复策略进行讨论。
（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（五）——答复策略的制定）