作者|耿秋林达刘知识产权上海分所商标代理人
编辑|布鲁斯
一、引言
二、商标侵权和正当使用的区别
1、商标侵权的法律依据
《商标法》第四十八条
《商标法》第五十七条
有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（余文略）
《商标侵权判断标准》第三条
判断是否构成商标侵权，一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。（余文略）
2、商标侵权的典型案例
“黄金比例”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“LGG”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“老干妈”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“JOMOO九牧”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
3、正当使用的法律依据
《商标法》第五十九条
注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。（余文略）
《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》
26、正当使用商标标识行为的构成要件有哪些？构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。
国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》第二条
商品销售网点和提供某种服务的站点，在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时，可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中的商标部分。
从上述法律规定归纳来看，正当使用主要包含以下2种情形：
①描述性使用；
②指示性使用。
笔者认为上述①中的“描述性使用”也是指叙述性使用或说明性使用。即，该标识主要是对商品的通用名称、性质、用途、质量、原材料、产地等客观真实的描述、叙述或说明。这样的标识其本身显著性较弱，不能作为商标注册，不能为一家独占，所以可以正当使用。如果该标识被包含在他人的注册商标之中，则该商标权人无权禁止他人的正当使用。
4、正当使用的典型案例
“85℃”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“金银花”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“F6000”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
“立邦”商标侵权纠纷案（上下滑动查看）
5、对比分析
从上述8个案例的对比，我们可以看出在“商标侵权”VS“正当使用标识”的案例中，往往会从以下5个方面去进行分析和判断：
（1）商标的显著性；
（2）商标的知名度；
（3）被诉侵权标识是商标性使用，还是正当描述性使用，还是正当指示性使用？
（4）被诉侵权人主观上是善意，还是恶意？
（5）注册商标与被诉侵权标识在客观上是否会混淆？
关于上述（1）商标的显著性
（1）中所提及的显著性，通常从弱到强，划分为5个等级：通用性、描述性、暗示性、任意性和臆造性。通用性和描述性的标识都是公用领域的资源，通常，不能作为商标获得注册，但暗示性、任意性和臆造性的标识则有商标注册的可能性。但其显著性的强度有别，受到专用权保护的强度也会有所差异。
在上述8个案件中，“老干妈”、“九牧”、“立邦”商标的显著性都较强，“黄金比例”、“LGG”、“85℃”、“金银花”、“F6000”的显著性都遭到了质疑。但，在“黄金比例”案件中，二审法院认为没有证据能够证明在食用油领域已有国家标准、行业标准或行业惯例认定“黄金比例”反映食用油产品的某一特征，从而根据一般消费者的认知习惯，认可了“黄金比例”作为商标的显著性。同样，在“LGG”案件中，虽然在部分期刊、论文、图书当中出现了将“LGG”作为鼠李糖乳杆菌简称指代的表述，但“LGG”并没有被列入我国的国家标准或者行业标准。且，国家卫健委发文回复称动物双歧杆菌Bb-12、鼠李糖乳杆菌LGG菌株号是由新食品原料申请人自行命名，并经新食品原料评审大会专家认可。因此，一审二审法院均认可了“LGG”作为商标的显著性。
相反，在“85℃”案件中，二审法院仅认可了29类注册商标“”整体（有字体和高低错落的设计）的显著性，同时认为该设计限制了注册商标的保护范围。该注册商标不得妨碍他人对普通字体的“85℃”作为温度表达方式的正当使用。同样，在“金银花”案例中，最高院也认为金银花是花露水的原料成分，单纯文字形式的“金银花”标志在花露水商品上的固有显著性不高。涉案注册商标“金银花”进行了一定程度的艺术设计，其保护范围也应该限于具有该特定艺术设计形式的文字，不能禁止他人为介绍商品原料，使用明显不同的字体，在必要范围内对金银花文字的正常使用。“F6000”商标则因在1类商品上被商标局以容易被误认为型号，缺显为由，被驳回；其显著性在侵权诉讼中同样没有被认可，也没有获得保护。
关于上述（2）商标的知名度
（2）中所提及的知名度是判断注册商标与被诉侵权标识是否容易导致商品产源混淆的考虑因素之一。尤其，在“老干妈”案件中，因为“老干妈”是30类调味料上的驰名商标，因此，获得了跨类保护，被诉侵权产品29类的牛肉棒上“老干妈味”标识的使用被认为容易造成混淆，构成侵权。当然，该案中，还有对驰名商标反淡化的考量。
关于上述（3）是否构成商标性使用
被诉侵权标识是构成商标性的使用，还是正当的使用，这是判断是否构成侵权的重要标准。在“黄金比例”案和“老干妈”案中，被诉侵权产品包装正面的醒目位置被显著标示的“黄金比例”和“老干妈味”都被认定为构成商标性的使用，容易引起产源的误认，或者误认为商标权人和侵权人有某种特定关系，如商标使用许可、独家代理、专卖店许可等。
在“LGG”案中，“鼠李糖乳杆菌LGG”文字被认为是客观描述被诉产品中含有鼠李糖乳杆菌等菌株成分，以及对鼠李糖乳杆菌等菌种的介绍，属于正当描述性的使用。但是对于产品显著位置将“LGG”与鼠李糖乳杆菌相分离，或者采用变换字体颜色、加大字号等方式的使用，则被认为构成商标性的使用，构成侵权。
关于上述（4）主观意图
被诉侵权人的主观意图也是判断是否容易造成混淆的因素之一。如果被诉侵权人明显具有恶意，则更容易判定构成侵权。例如，在“黄金比例”案中，被诉侵权标识中除了文字“黄金比例”以外，“黄金比例”外围起装饰作用的两个半圆弧状曲线也高度近似，故该使用行为被二审认定难属善意，容易造成误认。
关于上述（5）客观混淆可能性
三、总结
在“商标侵权”和“正当使用标识”的纠纷案例中，双方就上述5个方面进行举证和拉锯。笔者认为上述（1）、（3）、（5）是更为重要的判断要件，（2）和（4）对混淆的结论会产生一定影响。在判断的逻辑和方式上，基本思路是相通的，但是每个案子有其各自的使用背景和情况，需要结合个案的情况来进行一一判断，而且，时移世易，对商标的认知、市场的需求等都会发生变化。因此，在目前列举的案件中是上述的结论，但在后续的类似案件中有可能又会出现新的结果。
另外，在被诉侵权标识的使用行为是否构成商标性使用还有争议时，若被诉侵权人的主观恶意明显，客观混淆可能，在实践中，权利人在主张“商标侵权”的同时，还可以考虑主张被诉侵权行为构成“不正当竞争”，从不同的角度来提高胜算。
另一方面，针对正当使用标识的行为，如果该标识仅仅是客观地对商品特性的描述、或者对他人商标的指示性使用，则应尽量采用与其他说明文字相同的字体、相同的大小和颜色等，不去醒目突出地显示该标识，避免混淆。在主张正当使用描述性标识时，证明该标识的显著性弱是关键的一环，从上述案例中，我们看到多个案例引用了过去相同商标因缺显驳回的申请记录等作为证据证明，这点也值得借鉴和参考。
万物皆可变，研究变化，适应变化，也是我们工作的乐趣之一。仅以此文浅析一二，抛砖引玉，期待新的变化、新的总结。
参考文献
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